Договоры коммерческого распоряжения исключительным правом на объекты промышленной собственности, топологию интегральной микросхемы, ноу-хау и товарный знак. Переход права на коммерческое обозначение. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ. Отчуждение права на технологию

Цель изучения: усвоение основных положений о договорах распоряжения исключительным правом на объекты промышленной собственности (изобретения и др.), на иные (нетрадиционные) объекты, о переходе права на коммерческое обозначение и о договорах на выполнение НИОКР.

Изучив данную главу, студент должен:

  • знать, что основными способами коммерческого распоряжения исключительным правом на объекты промышленной собственности (включая селекционные достижения и товарные знаки) служат договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор о предоставлении права использования объекта промышленной собственности;
  • уметь характеризовать наряду с типичными лицензиями (исключительной, неисключительной) нетипичные лицензии (принудительную и открытую лицензию на право использования изобретения, полезной модели, промышленного образца и селекционного достижения);
  • приобрести навыки составления договоров на выполнение НИОКР.

План семинарского занятия:

  • 1. Договоры коммерческого распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец и селекционное достижения.
  • 2. Договоры коммерческого распоряжения исключительным правом на нетрадиционные объекты (топологию ИМС, ноу-хау).
  • 3. Договоры на выполнение НИОКР.
  • 4. Отчуждение права на технологию, принадлежащую Российской Федерации или ее субъекту.

Договоры коммерческого распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец и селекционное достижение

Действующее законодательство предусматривает два типа договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец и селекционное достижение (далее – объекты промышленной собственности), охраняемые патентами, выдаваемыми федеральными органами исполнительной власти соответственно по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатентом) и по селекционным достижениям (Государственной комиссией РФ по испытанию и охране селекционных достижений): 1) договор об отчуждении исключительного права (договор об отчуждении патента) и 2) лицензионный (сублицензионный) договор о предоставлении права использования изобретения или другого объекта промышленной собственности.

Различают два вида договоров об отчуждении патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, в соответствии с которым одна сторона (патентообладатель): 1) передает или 2) обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне – приобретателю исключительного права, именуемому приобретателем патента.

Возможность отчуждения исключительного права на изобретение в полном объеме предусматривалась и прежним российским законодательством и именовалась уступкой патента. Точно так же уступить можно было как наличный (полученный, выданный) патент, так и патент, заявка на получение которого только подана, однако в ней предусмотрено, что в случае положительного решения патент должен быть выдан не заявителю, а другому лицу.

Целью заключения договора об отчуждении патента может служить желание приобретателя иметь в своих руках как можно больше прав на использование определенных технических и иных достижений. Мощные промышленные, строительные, аграрные и другие фирмы, скупая патенты на отдельные достижения, добиваются высокого качества и привлекательности выпускаемых ими товаров, строящихся объектов, сельскохозяйственной продукции и надежности технологии их производства. С другой стороны, некоторые патентообладатели, например научно-исследовательские, конструкторские и тому подобные организации, не занимающиеся промышленным использованием результатов своих разработок, получают патенты с намерением их последующего выгодного отчуждения производственным структурам.

Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации договора в соответствующем федеральном органе.

Существенными условиями договора об отчуждении патента являются его предмет, т.е. передача патента как документа, удостоверяющего приоритет, авторство на объект и исключительное право на его использование, а также условие о вознаграждении патентообладателя. Поскольку по договору передается патент не как вещь, а как юридический документ, удостоверяющий исключительное право патентообладателя, в договоре об отчуждении патента не описываются размеры патентной грамоты и плотность бумаги, на которой она изображена, а указываются фамилия, имя, отчество или наименование патентообладателя, название объекта права, номер патента и дата приоритета объекта.

Договор об отчуждении исключительного права обычно является возмездным, если им не предусмотрено иное. Если в возмездном договоре об отчуждении исключительного права отсутствует условие о размере вознаграждения или порядке его определения, договор считается незаключенным. Правила определения цены договора, допускающие оплату "по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги" (п. 3 ст. 424 ГК), в данном случае не применяются.

В соответствии с установившейся практикой вознаграждение, уплачиваемое приобретателем, может выражаться в форме либо единовременной твердой (паушальной) суммы, либо текущих платежей в виде части прибыли, получаемой приобретателем от использования объекта прав (роялти), либо сочетания паушальной суммы и роялти. Паушальная сумма обычно выплачивается в установленный срок после регистрации договора путем перевода вознаграждения на счет патентообладателя. Роялти выплачивается за каждый (после первого года) год использования охраняемого объекта.

При существенном нарушении приобретателем обязанности по выплате правообладателю вознаграждения (согласно подп. 1 п. 2 ст. 450 ГК) прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков. Если исключительное право еще не перешло к приобретателю, то при нарушении им обязанности выплатить вознаграждение правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения связанных с расторжением договора убытков.

Договор об отчуждении исключительного права на селекционное достижение является новой, не известной ранее отечественному законодательству правовой формой распоряжения исключительным правом на данное достижение. По этому договору, именуемому также договором об отчуждении патента, патентообладатель передает или обязуется передать приобретателю исключительного права (приобретателю патента) принадлежащее ему исключительное право на селекционное достижение.

Своеобразным правомочием по распоряжению исключительным правом в форме публичного предложения обладают авторы изобретения и селекционного достижения. Публичным предложением признается приложенное к документам заявки при ее подаче заявителем-автором изобретения или селекционного достижения заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента с любым гражданином России или российским юридическим лицом, первым изъявившим такое желание и уведомившим об этом патентообладателя и федеральный орган по интеллектуальной собственности или орган по селекционным достижениям. Отчуждение патента предусматривается осуществлять на условиях, соответствующих установившейся практике.

Поскольку публичное предложение заключить договор может ускорить реализацию запатентованного достижения, что отвечает интересам не только его автора-патентообладателя, но и общества в целом, закон устанавливает для заявителя определенную льготу. При наличии указанного заявления он освобождается от уплаты патентных пошлин, предусмотренных в отношении как заявки на выдачу патента, так и патента, выдаваемого по такой заявке. При этом соответствующий федеральный орган публикует в официальном бюллетене сведения о заявлении, сделанном заявителем.

Наряду с этим закон возлагает дополнительную обязанность на лицо, заключившее с патентообладателем на основании его заявления договор об отчуждении патента. Оно обязано уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель. Что касается уплаты патентных пошлин в дальнейшем, то она осуществляется приобретателем патента в установленном порядке. При этом договор об отчуждении патента регистрируется в федеральном органе при условии, если к заявлению о регистрации будет приложен документ, подтверждающий уплату всех тех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель).

В целях предотвращения неопределенности в правовой охране изобретения или селекционного достижения, обладателю патента, на которое он сделал публичное предложение о его отчуждении по договору любому желающему, закон предусматривает возможность восстановления своеобразного "статус-кво". Если в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента, в отношении которого автор-патентообладатель сделал подобное предложение, в федеральный орган по интеллектуальной собственности или по селекционным достижениям не поступит письменное уведомление о желании кого-либо заключить договор об отчуждении патента, патентообладатель может отказаться от своего предложения. Для этого он может обратиться в соответствующий федеральный орган с ходатайством об отзыве своего заявления. Однако одновременно он обязан уплатить патентные пошлины, от которых он был освобожден в связи со сделанным им публичным предложением, и уплачивать в дальнейшем другие положенные пошлины за поддержание патента в силе. Сведения об отзыве заявления публикуются соответствующим федеральным органом в официальном бюллетене.

Правила государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на селекционное достижение и перехода такого права без договора утверждены постановлением Правительства РФ от 30.04.2009 № 384.

Как и договор об отчуждении патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, лицензионный договор о предоставлении права использования всех четырех охраняемых объектов определяется ст. 1369 и 1428 ГК, опирающихся на нормы общей ст. 1235 о лицензионном договоре как таковом.

Лицензионный договор должен предусматривать: предмет договора путем указания на результат, право использования которого предоставляется по договору (изобретение, полезная модель и т.д.), с указанием номера и даты выдачи патента, а также даты приоритета охраняемого результата; способы использования результата; территорию, на которой допускается его использование. Если территория в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять использование результата на всей территории РФ срок, на который заключается лицензионный договор, не превышающий срока действия исключительного права на изобретение (20 лет), полезную модель (10 лет), промышленный образец (15 лет) и селекционное достижение (30 и 35 лет). В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор по общему правилу считается заключенным на пять лет. При прекращении исключительного права лицензионный договор также прекращается.

Поскольку предметом лицензионного договора является предоставление лицензиату только права использования объекта промышленной собственности, передача по договору технической документации, образцов изделий и опыта лицензиара по существу служит формой снабжения лицензиата конфиденциальной информацией, т.е. ноу-хау. Иными словами, лицензионный договор фактически на практике зачастую является смешанным договором, содержащим элементы различных договоров (п. 3 ст. 421 ГК), –договора патентной лицензии и лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства, т.е. ноу-хау. На практике такие договоры обычно именуют "смешанными лицензиями".

Лицензиар должен обеспечить сохранение в силе патента, на основе которого предоставлена лицензия (уплачивать пошлины, защищать патент в случае его оспаривания третьими лицами), и техническую осуществимость производства продукции по лицензии, а также возможность достижения показателей, предусмотренных договором, при условии полного соблюдения лицензиатом технических условий и инструкций лицензиара.

Лицензиат вправе требовать исполнения лицензиаром его обязанностей и сам обязан выплачивать последнему обусловленное договором вознаграждение. Договором может быть предусмотрена обязанность лицензиата обеспечить банковские гарантии выплаты и гарантированные минимальные суммы вознаграждения на случай неиспользования объекта лицензии. Кроме того, лицензиат должен выпускать продукцию не ниже того качества, что и у лицензиара, рекламировать объект лицензии, поскольку от этого зависит объем реализации патентованных изделий, а, следовательно, и размер роялти, идущих лицензиару в качестве вознаграждения.

В течение срока действия лицензионного договора стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о всех произведенных ими усовершенствованиях и улучшениях, касающихся патентов, продукции, выпускаемой по лицензии, и специальной продукции. Специальной признается продукция, дополнительно разработанная лицензиатом с использованием охраняемых патентами объектов. Обычно указанные усовершенствования и улучшения в первую очередь предлагаются сторонами друг другу на дополнительно согласованных ими условиях (возмездное или безвозмездно).

Стороны договора обязаны также соблюдать режим коммерческой тайны, т.е. конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду (п. 1 ст. 3 Закона о коммерческой тайне). Обычно стороны обязуются сохранять конфиденциальность технической документации и информации, относящихся к производству продукции по лицензии и специальной продукции, а также, принимают все необходимые меры для предотвращения их разглашения. В случае нарушения данного обязательства стороны возмещают друг другу причиненные этим убытки.

Лицензионный договор на использование секретного изобретения подлежит регистрации в органе, выдавшем патент на секретное изобретение, или его правопреемнике, а при отсутствии правопреемника – в органе по интеллектуальной собственности. Без указанной регистрации лицензионный договор считается недействительным.

Правила государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на селекционное достижение и перехода такого права без договора утверждены постановлением Правительства РФ от 30.04.2009 № 384.

Пределы использования селекционного достижения устанавливаются в лицензионном договоре. Поскольку к лицензионному договору о предоставлении права использования селекционного достижения применимы общие нормы ст. 1235 о лицензионном договоре как таковом, ст. 1236 о видах лицензионных договоров, ст. 1237 об исполнении лицензионного договора и ст. 1238 о сублицензионном договоре, можно полагать, что патентообладатель может выдать лицензиату по договору как простую (неисключительную), так и исключительную лицензию, а лицензиат, в свою очередь, заключить сублицензионный договор, став в этом случае лицензиаром.

Наряду с договором об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и селекционное достижение и лицензионным договором о предоставлении права использования объектов данного права ГК предусматривает возможность предоставления права использования указанных объектов на основе принудительной лицензии.

Статья 1423 ГК допускает возможность досрочного прекращения принудительной лицензии. Ее действие может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя при наличии одного из следующих факторов. Во-первых, действие лицензии может быть прекращено, если лицензиат нарушает условия, на основании которых она была предоставлена. При этом в законе не сказано ни о периодичности, ни о степени существенности нарушений. Очевидно, предполагается, что это устанавливает суд, принимающий решение о прекращении действия лицензии. Во-вторых, действие принудительной лицензии может быть досрочно прекращено в случае, если обстоятельства, обусловившие ее предоставление, существенно изменились. Имеется в виду изменение обстоятельств настолько, что если бы они существовали на момент предоставления лицензии, она вообще не была бы предоставлена или была бы предоставлена на значительно отличающихся условиях.

Помимо отчуждения патента любому лицу еще на стадии подачи заявки на выдачу патента закон поощряет также предоставление патентообладателем так называемой открытой лицензии на любой охраняемый патентом объект. Это делается путем подачи патентообладателем в федеральный орган по интеллектуальной собственности или по селекционным достижениям заявления о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения.

Категория открытой лицензии была известна Патентному закону РФ. Однако она отличалась от той, которая предусматривается ст. 1368 ГК. Если раньше любой желающий был обязан заключить с патентообладателем только соглашение о платежах за открытую лицензию, то теперь патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим желание использовать указанные объекты, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Стимулирование патентообладателя к предоставлению открытой лицензии также осуществляется льготами по патентной пошлине: размер пошлины за поддержание патента в силе снижается на 50% начиная с года, следующего за годом публикации органом по интеллектуальной собственности сведений об открытой лицензии. В этих сведениях должны содержаться условия лицензии. Они публикуются за счет патентообладателя.

Сходны и последствия неполучения патентообладателем предложений в письменной форме о заключении лицензионного договора на его условиях. Если это длится в течение двух лет со дня публикации сведений об открытой лицензии, то по их истечении патентообладатель может также путем подачи ходатайства в федеральный орган по интеллектуальной собственности или по селекционным достижениям отозвать свое заявление об открытой лицензии. При этом он обязан доплатить пошлину за поддержание патента в силе за прошедший период, начиная со дня публикации сведений об открытой лицензии. Сведения об отзыве открытой лицензии также публикуются в официальном бюллетене соответствующего органа.

Как и весь процесс патентования секретного изобретения, использование данного изобретения и распоряжение исключительным правом на него требует соблюдения законодательства о государственной тайне. Поэтому как договор об отчуждении патента, так и лицензионный договор на право использования секретного изобретения должны быть зарегистрированы в уполномоченном органе, выдавшем патент на секретное изобретение, или в правопреемнике данного органа. И только в случае отсутствия правопреемника указанные договоры подлежат регистрации в федеральном органе по интеллектуальной собственности.

Режим секретности налагает определенные ограничения на масштабы использования секретных изобретений. В частности, в отношении таких изобретений не допускается публичное предложение заключить договор об отчуждении патента и заявление об открытой лицензии.

Точно так же лишена смысла и принудительная лицензия на использование секретного изобретения. Поэтому нормы ст. 1362 ГК о предоставлении принудительной лицензии к секретным изобретениям не применяются.

Свои особенности присущи также трактовке нарушения исключительного права обладателя патента на секретное изобретение. С одной стороны, как и для обычных изобретений, не являются нарушением данного права те же действия, которые предусмотрены ст. 1359 ГК. С другой стороны, не является нарушением исключительного права обладателя патента на секретное изобретение использование секретного изобретения лицом, которое именно вследствие применения режима секретности не знало и не могло на законных основаниях знать о наличии патента на данное изобретение.

Иное отношение к поведению указанного лица предусматривается п. 5 ст. 1405 ГК после рассекречивания изобретения или уведомления пользователя патентообладателем о наличии патента на данное изобретение. В подобных случаях пользователь должен прекратить использование изобретения или заключить с патентообладателем лицензионный договор.

Единственное исключение сделано для случаев преждепользования. Как и для лиц, использовавших обычные изобретения, для лица, которое до даты приоритета секретного изобретения добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняется право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования.

Еще одно ограничение, связанное с секретными изобретениями, касается возможности обращения взыскания на исключительное право на такие изобретения. В силу п. 6 ст. 1405 ГК обращение взыскания на подобное исключительное право не допускается.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ     След >